| Bản án phúc thẩm số 39/2022/KDTM-PT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Về việc: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu đối với tên miền”
Tóm tắt nội dung vụ án:
Ngày 01/06/2018, công ty Ecommerce E (thành lập năm 2014 tại Singapore, hoạt động bán lẻ qua mạng với nhãn hiệu “SHOPBACK” được đăng ký bảo hộ tại Sigapore và Việt Nam tháng 11.2015 và tháng 5.2016) khởi kiện ông Vũ Mạnh Hoàng H (sinh năm 1983 trú tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký và sử dụng tên miền shopback.vn, shopback.com.vn tại công ty TNHH P Việt Nam vào tháng 6.2016 và đăng ký tên miền myshopback.vn, myshopback.com.vn tại công ty cổ phần R vào tháng 04.2018; đến tháng 8/2018 ông H chuyển quyền sở hữu 04 tên miền trên cho ông Huỳnh Văn H2) đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng các tên miền trùng và tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SHOPBACH” của Ecommerce E, là nhãn hiệu nổi tiếng để thu lợi bất chính, yêu cầu Tòa án buộc: Thu hồi các các tên miền quốc gia shopback.vn, shopback.com.vn, myshopback.vn và myshopback.com.vn để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng các tên miền đó; buộc ông H phải bồi thường thiệt hại 500 triệu đồng và có thể mở rộng thêm chi phí bồi thường đối với những thiệt hại không thể khắc phục được mà nguyên đơn phải gánh chịu từ các hành vi xâm phạm; buộc bị đơn phải thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn đã thuê luật sư là 200 triệu đồng; buộc bị đơn phải công khai xin lỗi trên báo điện tử vnexpress, dân trí và trên 03 kỳ liên tiếp của báo Thanh niên về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên xử:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Ecommerce E: Thu hồi các tên miền shoppack.vn, shoppack.com.vn; myshoppack.vn, myshoppack.com.vn để ưu tiên cho nguyên đơn Ecommerce E đăng ký, sử dụng trong vòng 30 ngày liên tục kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
2. Không chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Ecommerce E về việc đòi bị đơn ông Vũ Mạnh Hoàng H bồi thường thiệt hại 500 triệu đồng do hành vi vi phạm, thanh toán 200 triệu đồng chi phí thuê luật sư và xin lỗi công khai trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và ba kỳ liên tiếp trên Báo Thanh niên về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền.
Ngày 22/9/2019, bị đơn là ông Vũ Mạnh Hoàng H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
Ngày 24/9/2019, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định:
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử nhận thấy:
Hồ sơ vụ án thể hiện, Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án vào ngày 30/7/2018. Theo đơn khởi kiện, tại phiên toà sơ thẩm và phiên toà phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn xác định khởi kiện ông Vũ Mạnh Hoàng H, yêu cầu ông H trả lại 04 tên miền nêu trên.
Tại phiên toà phúc thẩm, các đương sự xác định sau khi Toà án cấp sơ thẩm thụ lý, 04 tên miền nêu trên đã do ông H2 đăng ký sử dụng nhưng Toà án cấp sơ thẩm lại không yêu cầu nguyên đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện xác định lại chủ thể bị khởi kiện cho chính xác mà vẫn xác định ông H là bị đơn, ông H2 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là không đúng địa vị tố tụng trong vụ án, từ đó, xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự cũng như không khả thi trong việc thi hành bản án trong trường hợp nếu có chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Tòa án cấp sơ thẩm không đưa công ty cổ phần TL là công ty sở hữu tên miền tichluy.vn được liên kết và điều hướng với các tên miền tranh chấp, công ty CP R và công ty TNHH P Việt Nam đã được ông H2 đăng ký sử dụng các tên miền tranh chấp từ năm 2016 nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi liên quan là thiết sót.
Đối với chứng cứ nguyên đơn khởi kiện là Kết luận giám định được thực hiện trước khi nguyên đơn khởi kiện. Tại cấp sơ thẩm, đại diện bị đơn và đại diện của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đều không đồng ý vì kết luận này thiếu phạm vi giám định, nội dung của kết luận giám định xác định sai thời điểm có hiệu lực của nhãn hiệu “SHOPBACK”, khi lấy mẫu giám định không có sự chứng kiến của những người này là không hợp pháp và không đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Đối chiếu với văn bản số 18051/SHTT-CDNH ngày 06/9/2019 của Cục sở hữu trí tuệ và tại văn bản số 176/VSHTT-GĐĐG ngày 06/10/2020 của Viện khoa học sở hữu tri tuệ và Điều 102 của BLTTDS 2015, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải thực hiện việc trưng cầu giám định lại cho đầy đủ phạm vi yêu cầu khởi kiện, xác định chính xác ngày nhãn hiệu SHOPBACK có hiệu lực tại Việt Nam nhưng cấp sơ thẩm không thực hiện mà xét xử buộc bị đơn phải trả lại 04 tên miền nêu trên là chưa đủ cơ sở vững chắc.
Ngoài ra, tại cấp phúc thẩm, nguyên đơn có cung cấp Kết luận giám định sở hữu công nghiệp ngày 11/02/2020, kết luận này được thực hiện sau khi xét xử sở thẩm, không được thông qua tại buổi công khai chứng cứ, bị đơn không biết và cấp sơ thẩm không áp dụng kết luận này để làm căn cứ giải quyết vụ án nên không có giá trị pháp lý về mặt tố tụng khi giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm.
HĐXX phúc thẩm xét thấy, bản án của Tòa án cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, xác định địa vị tố tụng về chủ thể người bị kiện chưa đúng, đưa thiếu người tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, hủy bản án sơ thẩm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. Lập luận trên là cơ sở để không chấp nhận đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên xử:
Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn là Ecommerce E; Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn là ông Vũ Mạnh Hoàng H.
1. Hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1118/2019/KDTM-ST ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.
2. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và chi phí tố tụng sẽ được xem xét khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định pháp luật.
3. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Nguyên đơn và bị đơn không phải chịu. Hoàn trả lại cho 02 bên số tiền tạm ứng án phí đã nộp.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. |